El procedimiento de oposición.
Por: Alejandro Cárdenas Eychenne
Una buena noticia y una mala noticia
La buena noticia: ¡Ya tenemos formalmente sistema de oposición!
La mala noticia: No tenemos, para fines práctico, un sistema de oposición.
La introducción del sistema de oposición en México, el pasado mes de junio del año 2016, me confirma hoy, a casi dos años de distancia, lo que intuitivamente pensé al imponerme de la reforma << lo bueno es que ya tenemos la figura de la oposición de manera formal en la ley; lo malo es que nada cambió, salvo que ahora cuesta >>. En efecto, modificar la anterior nomenclatura dominical de “observaciones de tercero” a la ahora formal de “oposición”, el único cambio que real al sistema fue que se adicionó el pago de una tarifa.
Es, sin duda, una buena noticia el que formalmente se haya introducido en la legislación en materia de Propiedad Industrial la figura de la oposición. Es un paso en la dirección adecuada. Permite así su perfectibilidad. Que sea un trabajo en proceso. Siempre es más fácil trabajar reformas sobre legislación existente, que introducir legislación nueva.
La mala noticia, es que el sistema actual es un despropósito, ya que no se respetó la finalidad del proceso, ni su naturaleza, ni la experiencia de las mejores prácticas internacionales, ni los derechos humanos y garantías contenidas en nuestra constitución. En efecto, su naturaleza responde más a un aviso al Examinador, que a un auténtico procedimiento administrativo de oposición.
Naturaleza del procedimiento administrativo de oposición
Es importante recordar que en la teoría del derecho administrativo, la formalidad es un elemento esencial. El respeto por las formas se considera, en la doctrina, como una garantía tanto de la consecución del interés público, como de los gobernados en contra de la actuación arbitraria. Por ello, es útil acudir a la doctrina para distinguir e identificar los distintos tipos o formas de procedimientos administrativos.
El tratadista, Andrés Serra Rojas, en su magistral obra “Derecho Administrativo”[1], distingue diversas formas de procedimientos administrativos, de los denominados procedimientos administrativos imperativos, entre los cuales destacamos dos, por ser la relevantes para este tema, a saber:
“1.- El procedimiento de tramitación o conjunto de actos que conducen al acto definitivo, o sea, la decisión final administrativa.
2.- El procedimiento administrativo de oposición, para sustanciar la preferencia del derecho anterior.”
Así, tanto el trámite administrativo de registro de marca, como el diverso de oposición, en la teoría, pertenecen a los procedimientos imperativos, puesto que crean o afectan derechos de los particulares. De ahí podemos concluir que, si bien dichos procedimientos comparten en su naturaleza el género de imperativos, son diversos en su especie o accidente, ya que su objeto es diverso.
El antes citado autor, Andrés Serra Rojas, señala que “… el procedimiento administrativo de oposición u oposición administrativa, es un procedimiento por medio del cual el particular que puede afectarse con una resolución administrativa ocurre ante a las propias autoridades, haciendo valer un derecho anterior, solicitando de ellas revise sus procedimientos, antes de resolver en definitiva.” A nuestro juicio, la definición propuesta por el autor NO es del todo acertada, por los motivos:
- a) El autor omite distinguir cuando la resolución administrativa objeto de la oposición será dictada derivado de una gestión administrativa de oficio o si será dictada derivado de un diverso procedimiento imperativo, en el cual un particular gestiona en su favor dicha resolución, para la creación de un derecho a su favor.
- b) El procedimiento debe desahogarse y resolverse ante autoridad distinta, o diversa unidad administrativa, de la aquella autoridad que debe dictar la resolución administrativa objeto de la oposición.
- c) La oposición administrativa debe generar un efecto suspensorio sobre el diverso procedimiento del cual debe emanar la resolución que se objeta, con el fin de mantener la materia del procedimiento.
La imperativa distinción entre el tipo de procedimiento del cual emanará la resolución objeto de la oposición es fundamental, para conocer si el procedimiento de oposición será de tipo contradictorio, inter partes, – que deberá respetar las garantías del debido proceso de Ley – o si, por el contrario, deberá simplemente ajustarse a la normativa en materia del llamado derecho de petición.
La necesidad de una autoridad independiente y diversa de aquella encargada de emitir la resolución administrativa objeto del procedimiento de oposición administrativa deriva de (i) la exigencia de un juicio justo y equitativo; (ii) evitar la inoperancia de procedimientos redundantes ante una misma autoridad; (iii) la necesidad de que exista un imperium sobre la autoridad que finalmente debe emitir la resolución impugnada, que haga exigible la resolución de la oposición administrativa; (iv) abrir la posibilidad para que la autoridad que debe emitir la resolución objeto de oposición pueda emitir, de manera imparcial y sin prejuicio, una opinión sobre el mérito de la oposición, ya sea como parte o como testimonio experto.
Naturaleza o deber ser de la oposición administrativa de marcas
En el caso concreto de una oposición administrativa al otorgamiento de un registro de marca, al ser el trámite de registro a solicitud de parte, procurando el solicitante para si mismo un derecho de exclusiva, ius prohibendi, es incuestionable que el procedimiento administrativo de oposición debe revestir las siguientes características:
– Procedimiento contradictorio inter-partes
Se trata de un procedimiento imperativo, en el cual se debe dirimir la expectativa de derecho que conforma la pretensión del solicitante, con el derecho alegado por el oponente.
– Procedimiento independiente y autónomo
Es un procedimiento autónomo, cuya fuente es la posible resolución que se llegue a dictar en el diverso trámite de registro de marca y tendiente a dirimir una controversia sobre la afectación que puede causar el posible otorgamiento del registro en el derecho del oponente.
– Tener un efecto suspensorio
El efecto inmediato de la oposición debe ser continuar el trámite de registro de marca hasta la integración del expediente para dictado de la resolución, debiéndose suspender el dictado de la resolución de denegación o registro, a efecto de conservar la materia de la oposición administrativa.
– Garantizar el derecho de audiencia y contradicción de las partes
Deben respetarse las condiciones mínimas del debido proceso, oportunidad de alegar y probar los extremos del derecho alegado, así como la posibilidad de defensa y rendir la contraprueba.
– Debe recaerle una resolución expresa, fundada y motivada
Necesariamente debe culminar con una resolución expresa, congruente con lo allegado y probado por las partes, debidamente fundada y motivada.
– Tener acceso a los medios de impugnación
Como en todo procedimiento administrativo, la resolución debe ser revisable, vía el procedimiento contencioso-administrativo y juicio de amparo.
En consonancia con lo anterior, la International Trademark Association [INTA][2], en su política de “mejores prácticas” ha identificado ocho características que es deseable encontrar en un sistema de oposición, para su adecuado funcionamiento:
– Procedimiento contradictorio, inter-partes;
– Nuevas solicitudes deben ser publicadas, con fines de oposición;
– Establecimiento de plazo cierto, para depositar la petición de oposición;
– Notificación al solicitante, corriendo traslado de una copia del escrito de oposición;
– Plazo para de respuesta y oportunidad de rendir pruebas de descargo;
– Resolución por autoridad independiente de la autoridad Examinadora;
– Notificación de resolución escrita a las partes; y
– Acceso a medios de impugnación.
Pensamiento fuera de la caja … a kilómetros de la caja
Es positivo que, al diseñar el sistema actual de oposición, se haya pretendido pensar “fuera de la caja”. Sin embargo, no es correcto olvidarse y dejar de lado los principios rectores y el propósito mismo de lo que se pretende normar. Me deja la sensación el actual sistema de oposición, de que se procuró cuidar muchísimo algunos efectos no deseados – que en toda reforma legislativa aparecen- que se olvidaron de cuidar lo que se estaba creando y lo que se quería lograr. El sistema se diseñó a partir de los posibles negativos, en lugar de concentrarse en los aspectos positivos.
El actual sistema de oposición, regulado en los artículos 120 y 125, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, no respeta ningún parámetro establecido, ni por la doctrina, ni por la práctica, ni por la Constitución misma. El sistema cumple únicamente con tres de las ochos características identificadas por INTA como de mejores prácticas: (i) publicación de las solicitudes; (ii) el plazo cierto para oponerse; y (iii) la oportunidad de responder a la oposición. Las cinco características restantes, que resultan fundamentales en un Estado de Derecho, dónde gobierna la Ley, se omitieron del todo.
En total contravención a la teoría del proceso y acto administrativo, se incrustó lo que es en su esencia un procedimiento contradictorio interpartes, como una etapa incidental del diverso trámite de registro de marcas. Se le extirpó del status de juicio, ya que no debe siquiera ser tenido en cuenta por la autoridad examinadora, ya que es una prerrogativa opcional del Examinador y NO se dicta una resolución expresa, congruente, fundada y motivada en respuesta a la petición del particular.
Se trata de una mera simulación de oposición, ya que las manifestaciones de las partes “podrán” [en oposición a deberán] tomarse en cuenta para resolver. Se trata de algo similar a un buzón de quejas que nadie está obligado a revisar o responder.
La pregunta obligada, entonces sería: ¿qué justifica entonces el cobro de una tarifa? Si la autoridad no está obligada a tomar en consideración mi pretensión, ni evaluar mis argumentos y pruebas, ¿cuál es el servicio que me está prestando? Lo que resulta más curioso de todo, es que el servicio de tramitar y no resolver una oposición es más caro que el servicio de tramitar una solicitud de registro de marca. Esto es, resulta más barato tramitar y obtener un derecho de exclusiva, que predicar en el desierto el respeto a dicho derecho de exclusiva. ¿Alguien me puede explicar la lógica?
Es curioso, también, que las exigencias que deben colmarse para acreditar personalidad en el procedimiento de oposición, que sólo podrá tomarse en cuenta, son mayores a aquellas exigidas para tramitar el registro de una marca. Es decir, dentro de un mismo procedimiento- puesto que la oposición es parte del trámite- existen dos diversos estándares de prueba respecto a la representación, uno para el solicitante del registro y otro diverso para el oponente. Dicho desequilibrio es contrario a la garantía de igualdad procesal, amén de carente de un sentido lógico-jurídico.
Entiendo que el desastre legislativo obedeció a una obsesión por cuidar, por una parte, no retrasar los tiempos para el otorgamiento de registros de marca; y evitar el surgimiento de extorsionadores que pretendieran hacer de la oposición un negocio, en detrimento de los legítimos titulares de las marcas. Sin embargo, en ese “cuido”, se olvidaron de la oposición administrativa y los fines que con ella se persiguen.
Implicaciones contenciosas
Si bien la inefectividad de la oposición administrativa, como se encuentra diseñada actualmente, ya es palpable. Las consecuencias negativas e implicaciones que en el ámbito contencioso pueda tener están todavía en etapas muy tempranas y por verse en el futuro. No obstante, hay ciertas cuestiones que pueden impactar.
La falta de resolución es una clara violación al derecho de petición y a la garantía de legalidad, ya que no existe una resolución congruente, fundada y motivada que recaiga sobre la petición del particular.
La diferencia en el estándar de prueba respecto de la representación de las partes supone una ventaja de una de ellas sobre la otra y, claramente una desigualdad procesal.
Existe también violación al principio de equidad, ya que mientras que el solicitante de la marca tendrá acceso a los medios de impugnación, en caso de encontrarse fundada la oposición, pudiendo impugnar la resolución de negativa de registro; en el caso inverso el oponente queda en estado de indefensión respecto del aviso de registro de la marca objeto de la oposición. El sistema está consciente y deliberadamente diseñado para la improcedencia del juicio contencioso administrativo.
Si bien, por diseño, el juicio contencioso-administrativo ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual [SEPI] se procuró fuera improcedente, en la práctica existen criterios encontrados sobre la procedencia o no del juicio contencioso-administrativo. La naturaleza intrínseca de la oposición administrativa, como procedimiento contradictorio, interpartes, que culmina con un aviso de registro, ha generado división de criterios en cuanto a la procedencia del juicio de nulidad. En los juicios admitidos, también existe polémica en cuanto a la procedencia de una medida cautelar suspensional, que necesariamente tiene que ser de efecto restitutorio, que detenga la entrada en vigor del derecho otorgado por el registro.
Otro tema que surge, y con mayor fuerza a raíz de la división de criterios en la SEPI, es la consecuencia de la cosa juzgada y los actos consentidos y su oponibilidad en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad o caducidad. ¿Procede la excepción de actos consentidos y cosa juzgada ante la falta de impugnación del aviso de registro?
El tiempo despejará las dudas sobre estos temas.
Trabajo en proceso
Como lo señalé al inicio, la muy buena noticia es que la oposición administrativa al registro de una marca ya está en la Ley. Con ello, se constituye en una obra en proceso. Esta parece ser una realidad, puesto que en días pasados tuve conocimiento de una iniciativa de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, apadrinada por el Diputado Federal Jorge Enrique Dávila Flores, con la reforma al actual artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial y la adición de los artículos 120 Bis a 120 Bis 4.
La reforma propuesta, sin duda, representa un avance en términos generales respecto del sistema anterior. No obstante, la propuesta continúa sin colmar requisitos básicos o esenciales, intrínsecos a la figura (i) que sea un auténtico procedimiento inter-partes y no una etapa dentro del trámite de registro de marcas; (ii) ante autoridad diversa de la Dirección Divisional de Examen de Marcas y, por lo mismo independiente de quien realiza el examen sustantivo de las solicitudes; y (iii) respecto de la posibilidad de impugnar o apelar el fallo, suspendiendo el trámite de registro para conservar la materia de la oposición.
Finalmente, en la propuesta existe un preocupante artículo 120 bis 4, que sanciona al oponente con la pérdida del derecho a accionar una solicitud de declaración administrativa de nulidad en caso de que su oposición se resuelva infundada. Sobre el particular he escuchado alguna voces que señalan que dicho artículo ya fue eliminado de la propuesta de Ley- aunque no se aprecia del texto visible en la página del Congreso-. Esperemos que así sea, ya que ello si implicaría una “muerte de cuna” para el naciente sistema de oposición.
[1] SERRA ROJAS, Andrés; “Derecho Administrativo”; Editorial Porrúa; México 1992; Pag. 270.
[2] INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION; Board Resoluction “Benefits of Oppositions Proceedings”
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